§ 23 – Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben; Ersatzteilgeschäft

Zitierende Gerichtsentscheidungen

• T-444/18 – Peek & Cloppenburg KG gegen Amt der Europäischen Union für geistiges EigentumECLI:EU:T:2020:185

  Unionsmarke – Nichtigkeits- und Verfallsverfahren – Unionswortmarke Peek & Cloppenburg – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 4 und Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der Unionsmarke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler

• T-446/18 – Peek & Cloppenburg KG gegen Amt der Europäischen Union für geistiges EigentumECLI:EU:T:2020:187

  Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke Peek & Cloppenburg – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der angemeldeten Marke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler

• T-534/18 – Peek & Cloppenburg KG gegen Amt der Europäischen Union für geistiges EigentumECLI:EU:T:2020:188

  Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke Peek – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der angemeldeten Marke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler

• T-445/18 – Peek & Cloppenburg KG gegen Amt der Europäischen Union für geistiges EigentumECLI:EU:T:2020:186

  Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionsmarke Peek & Cloppenburg – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der angemeldeten Marke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler

• T-535/18 – Peek & Cloppenburg KG gegen Amt der Europäischen Union für geistiges EigentumECLI:EU:T:2020:189

  Unionsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Unionswortmarke Peek’s – Ältere nationale geschäftliche Bezeichnung Peek & Cloppenburg – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 8 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2017/1001 – Koexistenz der nationalen geschäftlichen Bezeichnung und der angemeldeten Marke – Abgrenzungsvereinbarung – Anwendung nationalen Rechts durch das EUIPO – Aussetzung des Verwaltungsverfahrens – Art. 70 der Verordnung 2017/1001 – Regel 20 Abs. 7 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Delegierten Verordnung [EU] 2018/625) – Offensichtlicher Beurteilungsfehler

• BGH, Beschl. v. 06.02.2020 – I ZB 21/19ECLI:DE:BGH:2020:060220BIZB21.19.0

  INJEKT/INJEX 1. Im Löschungsklageverfahren wirkt die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigen es, auch die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören. 2. Die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen gilt nicht für das Markenverletzungsverfahren. Ist die Marke für einen (weiten) Warenoberbegriff eingetragen, ist sie in diesem Verfahren so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren registriert. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret vertriebene Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften (hier: zweiteilige Einmalspritzen) besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (hier: medizinische Spritzen) (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II). 3. Wird aus einem wegen beschreibender Anklänge kennzeichnungsschwachen oder originär schutzunfähigen Zeichen, das als Marke eingetragen worden ist, wegen Verwechslungsgefahr Widerspruch erhoben, dürfen bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit beschreibende Zeichenbestandteile nicht von vornherein aus der Betrachtung ausgeschlossen werden. 4. Einer mit dem Zweck der absoluten Schutzhindernisse unvereinbaren Begünstigung schwacher Marken kann durch ein auf diese Schutzhindernisse gestütztes Nichtigkeitsverfahren begegnet werden. Ist ein Zeichen wirksam als Marke eingetragen, verhindert im Verletzungsverfahren die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG aF (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG nF) einen unangemessenen Schutz von Zeichen, die wegen ihrer beschreibenden Anklänge originär schutzunfähig sind.

• BGH, Urt. v. 28.06.2018 – I ZR 236/16ECLI:DE:BGH:2018:280618UIZR236.16.0

  keine-vorwerk-vertretung 1. Die Verwendung einer bekannten Marke in der Domainbezeichnung eines Wiederverkäufers, der neben mit der Marke gekennzeichneten Produkten auch mit diesen kompatible Produkte anderer Hersteller vertreibt, weist zwar im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG auf die Bestimmung der Ware hin. Angesichts der dem Wiederverkäufer zur Verfügung stehenden schonenderen Möglichkeiten, auf die Kompatibilität seiner Produkte hinzuweisen, verstößt eine solche Verwendung aber gegen die guten Sitten, weil sie auch dazu dient, potentielle Kunden auf das unter der Domainbezeichnung erfolgende Warenangebot aufmerksam zu machen, und sie somit für Werbezwecke eingesetzt wird, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. 2. Macht sich der Wiederverkäufer durch die Verwendung der bekannten Marke im Rahmen der Domainbezeichnung die aus deren Bekanntheit folgende Werbewirkung bei der Anpreisung seines Online-Shops in einer Weise zunutze, die das für den Hinweis auf den Vertrieb von Markenwaren erforderliche Maß übersteigt, so liegt hierin eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Klagemarke, die den Markeninhaber gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berechtigt, sich der Markenverwendung zu widersetzen. 3. Verwendet ein Wiederverkäufer eine Marke auf einer Internetseite, auf der neben mit dieser Marke gekennzeichneten Produkten auch Konkurrenzprodukte angeboten werden, ist der für eine Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG erforderliche Produktbezug gegeben. Der Markeninhaber kann sich allerdings gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG einer irreführenden Verwendung widersetzen, mittels derer Kunden zum Angebot von Fremdprodukten geleitet werden oder eine wirtschaftliche Verbindung mit dem Markeninhaber suggeriert wird.

• BPatG, Beschl. v. 30.01.2017 – 27 W (pat) 579/16
• BGH, Urt. v. 23.09.2015 – I ZR 78/14

  Sparkassen-Rot/Santander-Rot 1. Bei der Frage, ob ein Markenverletzungsverfahren im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren auszusetzen ist, ist im Rahmen der Abwägung zugunsten des Klägers zu berücksichtigen, ob durch die während der Verfahrensaussetzung andauernde Verwendung des angegriffenen Zeichens mit einer Schwächung der Klagemarke zu rechnen ist und ob der Kläger noch weitere Ansprüche aufgrund anderer Kennzeichenrechte verfolgt, die durch das Löschungsverfahren nicht betroffen sind. 2. Werden in einem Rechtsstreit zwei Streitgenossen gemeinsam verklagt und setzt das Gericht den Rechtsstreit gegen einen Streitgenossen gemäß § 148 ZPO aus, ist ein Teilurteil gegen den anderen Streitgenossen nicht zulässig, wenn dadurch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen begründet wird. Das ist der Fall, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass es für die Ansprüche gegen beide Streitgenossen auf den Bestand, die Kennzeichnungskraft und Bekanntheit der Klagemarke ankommt. 3. Die Anforderungen an die Bestimmtheit eines Unterlassungsantrags unterscheiden sich bei der vorbeugenden Unterlassungsklage regelmäßig nicht von denjenigen einer Verletzungsunterlassungsklage. 4. Bei der Verwendung eines Zeichens in einer reinen Imagewerbung eines Unternehmens kann eine Zeichenbenutzung für Waren oder Dienstleistungen zu verneinen sein. 5. Wird ein Kollisionszeichen ausschließlich als Unternehmenskennzeichen eingesetzt, ist ein Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG mangels markenmäßiger Benutzung nicht gegeben. Es kommt jedoch ein Unterlassungsanspruch in entsprechender Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich bei dem verletzten Zeichen um eine bekannte Marke handelt.

• BGH, Urt. v. 12.03.2015 – I ZR 147/13

  Tuning 1. Eine gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG zulässige Angabe liegt vor, wenn ein Fahrzeug (hier: Porsche) nach seinem Inverkehrbringen von einem Tuning-Unternehmen (hier: TECHART) verändert und das veränderte Fahrzeug von diesem sodann unter der Nennung der Marke des Herstellers und der Bezeichnung des Tuning-Unternehmens zum Kauf angeboten wird (hier: "Porsche … mit TECHART-Umbau"), sofern dem Verkehr durch die Angaben im Kaufangebot deutlich wird, dass mit der ursprünglichen Herstellerbezeichnung lediglich das Fahrzeug in seinem Ursprungszustand gekennzeichnet ist (im Anschluss an BGH, Urteil vom 14. Dezember 2006, I ZR 11/04, GRUR 2007, 705 - Aufarbeitung von Fahrzeugkomponenten). 2. Bei der Prüfung der Voraussetzungen der Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG ist zu berücksichtigen, dass den Anbietern von Tuningmaßnahmen im Interesse des freien Waren- und Dienstleistungsverkehr grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, im Angebot der von ihnen umgebauten Fahrzeuge die Marke des Herstellers des Fahrzeugs zu nennen, das durch die Tuningmaßnahmen verändert worden ist. Dabei muss den Anbietern ein gewisser Spielraum verbleiben, um ihre Leistungen dem Verbraucher gegenüber angemessen zu präsentieren. Es ist weder erforderlich, dass jegliche Änderungen im Detail angegeben werden, noch muss der Anbieter ausdrücklich darauf hinweisen, dass die genannte Marke des Herstellers nur die Herkunft des Ursprungsprodukts bezeichnet und der Hersteller mit den Umbauten nichts zu tun hat.